Volumul de muncă a crescut anul trecut pentru Milcev Burbea, firmă recunoscută de ghidurile juridice internaționale pentru practica de proprietate intelectuală. Echipa de avocați s-a mărit echilibrat, iar activitatea s-a diversificat, odată cu solicitările și proiectele clienților. Iulia Burbea, Partener: În 2023 ne dorim proiecte complexe, decizii echilibrate și o predictibilitate mai mare a practicii în domeniu

Schimbările care au intervenit recent în legislația privind mărcile şi indicaţiile geografice au apărut ca urmare a nevoii de armonizare a României în raport cu evoluția legislației de la nivel european.Iulia Burbea, Partener Milcev Burbea, apreciază că toate aceste schimbări condiționează OSIM să modernizeze procedurile administrative privind cererile de marcă pentru a oferi mecanisme facile de protejare a drepturilor sale.„La nivel european, Oficiul de Mărci are reglementări speciale (de ex. regulamente de punere în aplicare actualizate constant), dar și dezvoltă periodic aplicații și proceduri intuitive atât pentru simpla depunere a cererilor de mărci, cât și pentru acțiunile în opoziții sau decădere. Iar toate aceste proceduri sunt instrumentate intern la nivelul Oficiului de către personal calificat în domeniul proprietății industriale”, arată avocatul.

Prin adoptarea unei ordonanțe de urgență, anul trecut, s-au operat modificările menite să transpună în legislația națională prevederile art. 45 alin (1) din cadrul Directivei (UE) 2015/2.436 a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 decembrie 2015.

Odată cu adoptarea Ordonanţei de Urgenţǎ 169/2022 din 13 decembrie 2022, era imperativ nevoie de o transformare a procedurilor administrative pentru a se alinia cu evoluțiile tehnologice și electronice. Iar toate aceste schimbări au necesitat implementarea unei proceduri administrative cu caracter jurisdicţional de soluţionare a anulărilor şi decăderilor privind mărcile la nivelul Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci (OSIM). De asemenea, implementarea acestor modificǎri nu s-a putut realiza prin demersurile anterioare de amendare a Hotărârii Guvernului nr.1.334/2010 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice.

„Potrivit legislației anterioare, cererile de anulare şi decǎdere erau exclusiv de competența Tribunalului București, astfel noua legislație oferă posibilitatea de a urma aceste proceduri pe cale administrativă, procedurǎ ce ar trebui sǎ se bucure de o mai mare celeritate care poate facilita protejarea drepturilor titularilor. Sigur, rǎmâne de văzut dacǎ acest lucru va fi realizat, OSIM având de administrat o adevǎratǎ provocare ce constǎ în constituirea de comisii specializate pentru procedurile de decădere și anulare, reglementarea prin regulament a propriilor mecanisme de administrare, comunicare, arhivare, administrare a probatoriului şi, în final, soluționarea acestor cereri”, explică Iulia Burbea.

---

Descoperă oportunitățile de recrutare de pe LegiTeam! GRATUIT.

---

Schimbările legislative au generat o serie de noutăți în procedurile privind mărcile, dar și în relația cu OSIM sau în acțiunile care vizează opoziția la înregistrarea unei mărci.

„De exemplu, referitor la relația cu OSIM în contextul unui titular care este reprezentat prin mandatar, rămâne, desigur, condiția depunerii procurii care atestă dreptul de reprezentare, însă prin noua legislație limitele mandatului trebuie prevăzute expres, respectiv întinderea sa, data acordării și durata, spre deosebire de vechea reglementare, unde era suficient ca numele și semnătura titularului să fie indicate. Mai mult, termenul de depunere al procurii a fost modificat, fiind extins de la 30 de zile la 2 luni de la data efectuării actului de către mandatar. Nu în ultimul rând, cea mai importantă modificare în acest context este aceea că, în lipsa depunerii procurii de reprezentare în termenul de 2 luni, procedurile vor continua cu solicitantul sau titularul după caz, astfel procedura efectuată nu se va pierde, aceasta fiind o schimbare majoră față de practica existentă sub imperiul legislației anterioare. Mai departe, în cazul în care se indică detalii de contact pentru comunicarea prin mijloace electronice, OSIM va utiliza această metodă de comunicare cu prioritate în relația cu titularii/mandatarii, ceea ce reprezintă o schimbare binevenită, facilitând comunicarea”, menționează avocatul.

Partenerul Milcev Burbea mai subliniază faptul că depunerea cererilor de marcă devine și ea mai facilă, mai puțin formalistă, prin aceea că s-a reglementat expres că cererea se poate depune și prin curier, iar transmiterea prin poștă nu mai necesită confirmarea de primire, fiind eliminată și prevederea conform căreia cererile de marcă primite de către OSIM după orele legale de lucru sau în zile nelucrătoare se vor înregistra în prima zi lucrătoare, astfel urmând ca cererile de marcă depuse online să fie înregistrate corect.

„Cu privire la procedura opoziției, aceasta se aseamănă cu cea instituită de EUIPO, prin aceea că după depunerea opoziției OSIM impune o perioadă de cooling-off de 2 luni, la care părțile nu pot opta să renunțe, după care începe partea adversarială în cazul în care părțile nu ajung la o înțelegere. Cerințele opoziției formale au fost conturate în mod clar, printr-o serie de condiții cumulative a căror neîndeplinire atrage efecte dramatice, anume caducitatea opoziției formulate. Printre acestea se găsește și necesitatea de a indica temeiul opoziției de la depunere, spre deosebire de vechea reglementare, în care temeiul putea fi precizat într-un termen de 2 luni. De asemenea, nu mai există opțiunea de a solicita un termen de 2 luni pentru depunerea motivelor, sub condiția plății unei taxe”, completează interlocutoarea ^BizLawyer.

În noul context legislativ, firmele ar trebui să țină cont de faptul că procedurile OSIM și în general protecția drepturilor de proprietate intelectuală în România caută să se perfecționeze, urmând mecanismele europene. „Sfatul nostru pentru clienți este să facă uz de posibilitatea de a își proteja proprietatea intelectuală, acum mai mult ca niciodată, mai ales în contextul în care și la nivel național se oferă facilități pentru protecția drepturilor, de exemplu, prin programul „Ideas Powered for Business SME Fund”, program dedicat întreprinderilor mici și mijlocii care caută să își înregistreze drepturile privind mărcile și indicațiile geografice. Acest program oferă sprijin financiar din partea Comisiei Europene și EUIPO, prin aceea că se rambursează costurile aferente înregistrării de mărci de pildă, în proporție de 75%, atât pentru înregistrări la nivel național cât și european, printre altele”, explică avocatul.

---

---

Iulia Burbea apreciază că, din punct de vedere legislativ, în România se continuă linia armonizării cu legislația europeană, fie că vorbim de brevete, desene și modele, mărci, sau copyright. Și tocmai datorită acestei armonizări, practica europeană este o practică valoroasă pe care experții români o studiază și o utilizează ca exemplu în fața autorităților naționale (Oficiul Român pentru Invenții și Mărci, instanțele de judecată) sau europene (Oficiul European de Proprietate Industrială, General Court sau Curtea de Justiție a Uniunii Europene).

„Practica (jurisprudența) este supusă schimbării și adaptării în urma interpretărilor juridice, dar și a realităților de piață. De exemplu, produse și servicii care până acum nu erau solicitate spre a fi protejate prin înregistrarea mărcilor au ajuns în ultimii ani să fie atât de solicitate încât este necesara modificarea Clasificarii internaționale în domeniu (Clasificarea de la Nisa) pentru a fi incluse sau detaliate, astfel de exemple sunt relative la domeniul financiar, programe software, aplicații, NFT (non-fungible token), AI, bunuri virtuale și chiar servicii de pet sitting. Practica se mai poate schimba și în urma unor decizii de îndrumare pronunțate de Curtea de Justiție a Uniunii Europene, care are atributul de a interpreta, cu efect obligatoriu pentru toate statele UE, anumite noțiuni neclare, în scopul de a exista o practică unitară la nivelul tuturor instanțelor de proprietate intelectuală din întregul teritoriu UE. Este motivul pentru care urmărim cu atenție și curiozitate orice noutate în aceasta zonă. Prin urmare, în opinia noastră, marea provocare pentru creatorii de proprietate intelectuala este sa găsească acel echilibru între creație, proțectie și investiție, echilibru pe care îl pot găsi, credem noi, împreună cu noi”, detaliază Partenerul Milcev Burbea.

Activitatea firmei de avocatură s-a diversificat în 2022, odată cu solicitările și proiectele clienților. Astfel, echipa s-a ocupat de conflicte complexe care au vizat mai multe țări ale Uniunii Europene. De asemenea, a creionat strategii de protecție în paralel cu strategii de evitare a unor conflicte inutile. Specialiștii au conceput strategii de înregistrare prin coordonarea eficientă a costurilor/șanselor și a timing-ului.

„Ca și proiecte pe probleme mai complexe, am avut proiecte pe transfer de tehnologie, pe secret comercial, acțiuni în care a trebuit să demonstrăm notorietatea sau renumele sau, din contră, să le contracarăm. Volumul de muncă a fost mai crescut decât în anul anterior, motiv pentru care am crescut echilibrat și echipa de avocați. În 2023 ne dorim proiecte complexe, decizii echilibrate și o predictibilitate mai mare a practicii în domeniu. Cele mai multe proiecte, tradițional, sunt pe mărci. În același trend a fost și 2022. În același timp, însă, au crescut proiectele în domeniul drepturilor de autor/copyright, ca urmare a dezvoltării în creștere a acestui segment economic și profesional. Transferul de tehnologie, de know-how și de copyright ca pachet urmărit în proiectele de achiziții de companii a reprezentat de asemenea o continuare a tendinței din ultimii ani pe segmentul dezvoltării software”, completează interlocutoarea ^BizLawyer.

Cele mai frecvente solicitări venite din partea clienților au avut în vedere protejarea (înregistrarea) în domeniul mărcilor.

Iulia Burbea atrage atenția că în mandatele pe care casa de avocatură le instrumentează protejarea are în vedere strategii multi-country, cu evaluarea șanselor, optimizarea costurilor, beneficierea de termenele de prioritate, precum și raportarea la opțiunea clientului de a începe imediat utilizarea pe piața de interes sau nu. „Pe lângă protejare, avem în vedere încetarea încălcării drepturilor clienților noștri (notificari, acțiuni în contrafacere) pe teritoriul național dar și în alte jurisdicții unde coordonăm echipe locale. Un proiect interesant din anul 2022 a fost cel în care ne-am ocupat împreuna cu o echipa internațională (UK – US - Romania) de transferul de tehnologie (software) și know-how (proceduri, structura organizațională) totul integrat într-un proiect de preluare de către o firmă multinațională a unui start-up românesc în domeniul telecom. Un alt proiect interesant este cel în care am urmărit sa demonstrăm într-o acțiune de apel că decizia Oficiului European a fost eronată atunci cand a admis parțial acțiunea de decădere și a limitat excesiv de mult produsele protejate de marca clientului nostru (decizia în apel nu a fost încă pronunțată)”, adaugă specialistul.

Echipa Milcev Burbea lucrează în mod obișnuit în alte jurisdicții (peste 90 de țări din întreaga lume) și aceasta deoarece portofoliile clienților se întind în multe zone ale globului. „Prin urmare, de câte ori piața de interes pentru clientul nostru are în vedere o altă țară sau regiune, intrăm în contact cu colaboratorii noștri pe plan local pentru furnizarea de servicii locale. În fiecare țară avem 2-3 colaboratori locali, așa încât să putem alege în funcție de complexitatea proiectului, costuri, timp. Proiectele au în vedere înregistrări locale, rezolvarea incidentelor ce apar în cadrul procedurilor de înregistrare internaționale, acțiuni de anulare de mărci, de decădere, de contrafacere, acțiuni de intervenție vamală, în general orice demers pe care îl întreprindem pe plan național îl putem coordona în orice altă jurisdicție. Pe plan local colaborăm fie cu agenții de proprietate industrială, fie cu societăți de avocatură, în funcție de problema de interes. Așa cum spuneam, adaptăm colaborarea în funcție de complexitatea cazului, lucrăm în aceeași masura cu agenții – boutique de proprietate intelectuală (UK, Spania, Germania), dar și cu societăți de proprietate industrială multi-naționale (US, Franța, Spania, Italia, Bulgaria, Moldova) sau cu societăți de avocatură cu vechime și anvergură de sute de avocați (India, China, US, Elveția)”, punctează interlocutoarea ^BizLawyer.

În opinia Iuliei Burbea, clientul de IP, în general, este un client „sofisticat”. „Titularii drepturilor de proprietate intelectuală sunt oamenii creativi și companiile care inventează, cei care caută soluții intelectuale de nișa, originale, diferite, cei care își doresc să se diferențieze. Iar clienții sofisticați au nevoie de servicii pe măsură: riguroase, care să le protejeze interesele în prezent, dar și în perspectivă, variante alternative care sa îi satisfacă din punct de vedere al eficientei timp/cost, detaliate încât să fie informați, dar și bine organizate și explicite așa încât să fie facil de înțeles. Avand în vedere ca noi avem contact cu oameni de business, directori de marketing, departamente de legal, misiunea noastră este atat să cunoaștem profund domeniul nostru de specialitate, cât și să îl transpunem într-un limbaj explicit, astfel încât deciziile să fie luate rapid și asumat”, încheie avocatul.