Activitate intensă în ultimii ani, cu o creștere de doi digiți, în 2021, pentru Milcev Burbea, firmă de avocați specializată în proprietate intelectuală. De vorbă cu partenera Gabriela Milcev despre inovație, echipă, viitor și proiectele care au adus-o pe ”radarul” directoarelor juridice internaționale

În momentul de față, cea mai mare provocare, pentru orice companie, este aceea de a realiza că protecția dreptului de proprietate intelectuală reprezintă o investiție majoră, nu o cheltuială. Gabriela Milcev, Partener Milcev Burbea, explică faptul că firmele care înțeleg lucrul acesta rapid au posibilitatea de a face imediat demersurile în această direcție și de a muta focusul pe creșterea portofoliului IP și implicit pe creșterea valorii companiei prin creșterea activelor necorporale (brand, denumire comercială, drepturi de autor, know-how, trade secrets etc.). Printr-o astfel de abordare, riscurile sunt ținute sub control și se monitorizează toată situația.

Milcev Burbea este una dintre firmele de avocatură cu o practică de top în dreptul proprietății intelectuale. Activitatea sa a evoluat constant, de la înființare, în 2012, până în prezent.
Astfel, Milcev Burbea a crescut an de an, atât ca echipă, cât și ca proiecte și clienți. „Pentru că urmărim să păstrăm un echilibru între volumul de muncă și încărcarea pe fiecare membru al echipei, pe măsură ce volumul a crescut, am mărit și echipa. Ne implicăm în toate proiectele noi cu interes, dar avem și proiecte vechi în care nu încetăm să fim creativi. Proiectele mari sunt interesante, fie prin problemele „on the edge” pe care le pun, fie prin anvergura care implică strategie națională și extindere internațională. Cifra de afaceri a crescut în 2021 cu 15% față de 2020. Așteptările noastre sunt că vom merge pe acest trend ascendent, echilibrat și strâns legat de realitate: coeziunea dintre problemele sofisticate ale clienților noștri și gradul de experiență pe care îl avem”, a menționat Gabriela Milcev, într-un interviu acordat ^BizLawyer.

Avocatul de IP de la Milcev Burbea este o persoană deschisă, care își exprimă părerea și a cărui opinie este ascultată, este o persoană echilibrată și în permanentă căutare de a se autodepăși, o persoană care își organizează timpul și prioritățile și care găsește balansul în viața profesională fără să neglijeze viața personală.

---

Descoperă oportunitățile de recrutare de pe LegiTeam! GRATUIT.

---

„Specializarea noastră unitară este în domeniul juridic, proprietate intelectuală, echipa fiind formată exclusiv din absolvenți ai Facultății de Drept, admiși în profesia de avocat. În funcție de pregătirea suplimentară și experiență formăm echipe care abordează proiectele din mai multe direcții. Este vorba despre strategia și protecția națională și internațională a portofoliului de drepturi - marci, imagini, drepturi de autor, design de produs, invenții și modele de utilitate; despre acțiuni de opoziție sau anulare a drepturilor similare sau identice cu cele ale clienților noștri; despre acțiuni de contrafacere împotriva celor care încalcă drepturi ale clienților noștri; despre negocieri și tranzacții; și despre opinii juridice pe probleme de risc și beneficii în anumite strategii. Clienții noștri sunt atât companii cât și persoane fizice, din domenii variate: dezvoltare de platforme software, farmaceutice și cosmetice, domeniul bancar, industria grea, auto-moto, producția și comercializarea de produse diverse: ceasuri, rulmenți, produse de design, băuturi și apă, produse lactate și agricole, furnizare de servicii diverse: informare, media, financiar, divertisment, alimentație publică etc. Oferim, de asemenea, cu mult entuziasm, serviciile noastre organizațiilor non-profit, asociații și fundații, precum și start-up-urilor, desigur cu onorarii mult reduse”, argumentează Partenerul Milcev Burbea.

În prezent, în echipa firmei activează opt avocati specializați în IP: un junior, doi avocați proaspăt deveniți definitivi, doi avocați definitivi cu cinci și șase ani vechime și trei avocați cu peste 15 ani vechime.

În ultimii doi ani activitatea echipei Milcev Burbea s-a intensificat. Astfel, în 2020 avocații au conștientizat necesitatea unui training de instruire IP pentru departamentele de marketing ale companiilor care fac parte din portofoliul de clienți deținut de firmă.

Gabriela Milcev arată faptul că materialul de instruire s-a focusat pe aspecte esențiale în legătură cu mărcile clientului precum și pe copyright, aspectele cele mai întâlnite în activitatea zilnică a departamentelor de marketing. „Oferirea de instruire în domeniul IP pentru echipele de marketing le ajută să identifice încă de la început drepturile care pot fi protejate sau posibile încălcări ale drepturilor terților, solicitând totodată ajutorul nostru în înregistrarea obiectelor de IP și în evaluarea cazurilor complexe de încălcare. Primele două sesiuni au avut loc în 2021, cu feedback pozitiv. Am fost implicată eu, dar și colegele mele: Iulia Burbea, Avocat Partener și Veronica Floroiu, Managing Associate”, detaliază interlocutorul ^BizLawyer.

De asemenea, în 2021, Milcev Burbea a continuat, în numele unui client important, campania împotriva diferitelor companii care foloseau denumiri comerciale foarte similare cu marca de renume a firmei pe care avocații o reprezintă. În timpul negocierilor, companiile în cauză, una dintre acestea înființată de mai bine de 20 de ani, și-au schimbat denumirea comercială în mod voluntar.

De asemenea, echipa de avocați a câștigat în fața Tribunalul București în acțiunea împotriva uneia din ultimele companii din România a cărei denumire era identică cu brandul de renume al clientului Milcev Burbea, deși aceasta activa într-o cu totul altă industrie, obligând această societate să își schimbe denumirea comercială. Decizia instanței a devenit definitivă. În acest dosar au fost implicate Veronica Floroiu și Cristina Neagu, Senior Associate.

Intră pe portalul de concurență pentru mai multe articole referitoare la proiectele avocaților din această arie de practică

Tot anul trecut, casa de avocatură a reprezentat un client în formularea unei contestații împotriva respingerii mărcii sale europene „CANNABIBEN”, în urma unei opoziții inițiate pe baza unei mărci având structura „CANNABI” + alt element. Experții Milcev Burbea au susținut încă din procedura opoziției că, în ansamblu, mărcile sunt diferite, întrucât elementul „CANNABI” nu poate, în sine, să fie considerat a prezenta o asemănare de așa natură încât să producă un risc de confuzie, însa Divizia de opoziție a Oficiului European a negat rolul descriptiv al elementului verbal „CANNABI” în structura mărcii. „Decizia din contestația formulată de noi a fost luată recent, în 2022, și este favorabilă clientului nostru. Considerăm cazul ca fiind de maximă importanță pentru piața europeană datorită numărului semnificativ de cereri recente de mărci înregistrate care gravitează în jurul elementelor verbale „CANNABI/ CANNABIS” după o recunoaștere constantă a beneficiilor medicale ale plantei de canabis în ultimii ani. În acest proiect a fost implicată Veronica Floroiu”, subliniază Gabriela Milcev.

Echipa firmei de avocatură a câștigat, în 2021, pentru unul din clienții săi, un recurs la Înalta Curte de Casație și Justiție, stabilind că o decizie de decădere pentru neutilizare, într-un proces împotriva unei mărci care era de renume pentru un singur produs farmaceutic, a fost judecat în mod greșit de instanțele inferioare.

„Prin decizia sa, Înalta Curte a stabilit că Reclamanta nu poate fi obligată să definească prin acțiunea inițială în instanță aria produselor pentru care o marcă urmează să fie decăzută pentru neutilizare. Stabilirea domeniului de produse pentru care marca ar urma să rămână înregistrată (în comparație cu o listă inițială foarte largă de produse protejate prin înregistrare), este obligația judecătorului, după examinarea probelor din dosar și a argumentelor părților. Pe baza acestor concluzii, cazul clientului nostru va fi reexaminat de Curtea de Apel București în anul 2022. În acest dosar au fost implicate Iulia Burbea și Veronica Floroiu”, amintește Gabriela Milcev.

De asemenea, în 2021, Gabriela Milcev a oferit consultanță unuia dintre clienții firmei de avocatură, o reputată autoritate publică europeană, în ceea ce privește drepturile sale la marcă precum și asupra denumirii, în conflict cu utilizarea aceleiași denumiri de către o autoritate locală. Consultanța s-a materializat într-o opinie juridică care a cuprins analiza situației de fapt, analiza drepturilor existente, incidența dispozițiilor legale naționale și europene, posibile căi de acțiune, șanse, riscuri, recomandăari.

Un proiect recent al unuia din clienții Milcev Burbea a implicat asistență integrată în dezvoltarea unei strategii IP împletită cu componenta corporativă și s-a materializat prin implementarea unui mecanism de recompensare a angajaților pentru munca lor, ca parte componentă a prețului de transfer al drepturilor de autor ale angajaților în favoarea companiei. Proiectul a presupus: evaluarea celui mai adecvat mecanism legal, în raport cu resursele și interesele companiei, asigurând în același timp un tratament sănătos și echitabil și o recompensă a muncii angajaților, pe baza contribuției acestora la dezvoltarea și produsele companiei; întocmirea actelor legale aferente planului virtual de acțiuni; asistarea clientului în implementarea proiectului. Mai mult, echipa Milcev Burbea a asistat acest client prin revizuirea acordurilor legate de IP, cum ar fi acordurile de confidențialitate, pe care le-a încheiat cu jucători importanți din industria software pentru diferite proiecte de cooperare. În acest mandat s-au implicat Iulia Burbea, Florina Enache, Senior Associate și Ioana Bălăceanu, Junior Associate.

„Tot în anul 2021 unul din clienții noștri ne-a mandatat să îl reprezentăm într-un dosar privind utilizarea unui cuvânt cheie aproape identic cu o marcă înregistrată, pentru publicitate în platforma Google AdWords. Am apărat cu succes clientul și am obținut o decizie favorabilă în fața Tribunalului București (prima instanță). Am demonstrat că utilizarea cuvintelor cheie identice cu o marcă înregistrată nu constituie în mod implicit o încălcare a mărcii, ci o formă de concurență permisă, dacă sunt îndeplinite condițiile stabilite de Curtea de Justiție a UE. Cazul este foarte relevant datorita faptului că foarte rar instanțele române se confruntă cu pretenții de încălcare a mărcii prin utilizarea cuvintelor cheie în publicitate pe internet. În prezent, reclamanta a formulat apel în fața Curții de Apel București, urmând să asigurăm reprezentarea și în această fază de judecată. Proiectul a fost lucrat de Iulia Burbea și Cristina Neagu, Senior Associate”, mai spune Gabriela Milcev.

Intră pe platforma Dispute.Resolution.Center ► INTERVIU | Media tarifelor orare pentru firmele româneşti se situează între 100 şi 250 de euro/oră. Avocaţii foarte renumiţi în domeniu pot ajunge să perceapă şi o rată de 1.000 euro/oră

Solicitările companiilor în practica de IP

În ceea ce privește cele mai multe solicitări care au venit anul acesta din partea clienților, Partenerul Milcev Burbea subliniază că s-au axat pe protecția națională sau europeană și extinderea internațională a portofoliului de mărci.

De asemenea o solicitare din ce în ce mai prezentă este consultanța în ceea ce privește platformele de dezvoltare software: protecție, înțelegerea drepturilor și limitărilor și redactarea/ analiza contractelor de profil (comandă, licență, transfer).

Un alt subiect asupra căruia interesul este din ce în ce mai ridicat constă în încălcarea drepturilor de IP în mediul online - încălcări de marcă, încălcări ale dreptului la imagine, piraterie software și baze de date.

„Ne ocupăm în prezent de strategia de înregistrare și în paralel de extindere a mai multor branduri în afara țării. Pentru că există mai multe modalități de protecție, dar și pentru că fiecare presupune termene stricte dar și riscuri (cu atât mai mari cu cât protecția care se urmărește este mai întinsă ca arie teritorială sau ca produse și/ sau servicii), am creionat o întreagă strategie, pe pași, pentru a obține o cât mai mare siguranță în demersuri, dar și un cost echilibrat cu riscurile și target-ul clientului. Un alt proiect interesant pe partea de consultanță în prezent are în vedere solicitarea unuia dintre clienții noștri în a analiza comparativ drepturi înregistrate și utilizate, atât de acesta cât și de un oponent al său, în mai multe țări, inclusiv România și Uniunea Europeană, urmând a formula o opinie juridică cu privire la posibile căi de atac, șanse, riscuri, recomandări”, explică avocatul.

De asemenea, Milcev Burbea a făcut parte dintr-o echipă complexă de avocați specializați pe M&A unde a asigurat partea de consultanță și redactare a clauzelor de IP. Partea de IP a reprezentat 30% din valoarea totală a tranzacției care s-a ridicat la câteva milioane, diferența constând în transfer de acțiuni sau părți sociale în companii din mai multe țări.

În plus, în portofoliul de clienți deținut de Milcev Burbea regăsim producători ai unor bunuri de lux cum ar fi: ceasuri, mobilier, sau care prestează servicii destinate sau în legătură cu bunuri de lux: boutique-uri de lux, oferirea de servicii de călătorie exclusiviste. „Pentru acești clienți serviciile pe care le oferim sunt: monitorizarea portofoliului de mărci și urmărirea actelor de încălcare a drepturilor lor, demararea de acțiuni de contrafacere și/ sau plângeri penale, notificări și negocieri pentru încetarea încălcării drepturilor”,explică Gabriela Milcev.

Printre clienții casei de avocatură sunt și jucători care activează în domeniul internetului, farma, software, food&drink, iar proiectele derulate pentru acești clienți presupun: protecția națională și în țările de interes a portofoliilor de mărci; monitorizarea permanentă a drepturilor acestora și a încercărilor terților de a înregistra drepturi identice sau similare; monitorizarea constantă a actelor de contrafacere și acționarea prin căi multiple: notificări și negocieri, cereri de intervenție vamală, acțiuni în justiție în fiecare țară de interes.

---

---

Partenerul Milcev Burbea mai spune că au existat și există cazuri în care firma are nevoie să apeleze la specialiști externi. „Am avut nevoie în mai multe rânduri să realizăm evaluări de active incorporale (drepturi de proprietate intelectuală, drepturi asupra unui nume de domeniu). În aceste cazuri colaborăm îndeaproape cu evaluatori autorizați astfel încât nevoia clientului nostru și situația de fapt să fie clar și facil înțeleasă, problemele juridice să fie clarificate, iar rezultatele să fie la nivelul profesional așteptat de clientul nostru. Pentru că urmărim să înțelegem foarte bine aspectele tehnice ale proiectelor clienților noștri, de câte ori a fost nevoie am colaborat cu specialiști din diverse domenii profesionale sau tehnice, de ex.: mecanică, electronică, chimie - farmacie, programare software. Avem clienți ale căror drepturi se întind în peste o sută de jurisdicții și aici avem în vedere drepturi la marcă, drepturi asupra designului sau modelului (formei) produsului, drepturi de autor. Proiectele au în vedere: protecția drepturilor, monitorizarea acestor drepturi și a încercărilor terților de a înregistra sau de a utiliza ceva similar, apărarea drepturilor prin notificări și negocieri, acțiuni în contrafacere, plângeri penale. Pentru a nominaliza doar câteva dintre jurisdicții și societăți de avocatură cu care colaborăm, amintim: Fross Zelnick Lehrman & Zissu (US), Vivanco & Vivanco (Latin America), Gros & Waltenspuhl (Elveția), Boehmert & Boehmert (Germania), Aksan Hukuk Bürosu (Turcia), Remfry & Sagar (India), China Patent Agent (China, HK)”, punctează Gabriela Milcev.

Portofoliul de clienți deținut de firma de avocatură include atât companii cât și persoane fizice, asociații, fundații și autorități publice, dar și cabinete sau societăți de avocatură care subcontractează serviciile Milcev Burbea în beneficiul clienților lor.

Punând în balanță consultanța cu litigiile, rezultă o proportie mai mare a clienților pe care avocații îi consiliează în activitatea de zi cu zi (protecție, monitorizare, recomandări, strategii, opinii, contracte) față de activitatea de litigii (incluzând aici și conflictele care se poartă în fața autorităților administrativ – jurisdicționale, cum sunt comisiile de opoziții, de contestații sau de apel din cadrul oficiilor național, respectiv european), proporția fiind aproximativ 60/ 40. „În cadrul echipelor noastre toți avocații sunt specializați pe IP, indiferent că se ocupă preponderent de activitatea de consultanță sau merg să susțină și să pledeze în fața instanțelor administrativ-jurisdicționale sau în fața instanțelor de judecată. Anul trecut, practica de consultanță a generat 60% din venituri, iar practica de litigii a generat 40% din venituri”, precizează Gabriela Milcev.

Clientul de IP este o persoană conștientă de valoarea business-ului pe care îl pornește sau îl are deja, de potențialul ideilor sale creative, de beneficiile în cazul protejării drepturilor sale, dar și de riscurile și pierderile în cazurile de contrafacere, concurență neloială sau piraterie.

„Oferim clienților noștri de IP aceeași calitate a serviciilor, indiferent de solicitarea acestora, însă, desigur, serviciile sunt „croite” pe specificul nevoilor lor, în funcție de aria de interes sau de teritoriu. De regulă, clienții cu activitate vastă au cea mai variată arie de solicitări și prin urmare și efortul nostru se conformează acestor nevoi prin: dedicarea unor echipe permanente de lucru pentru a face față volumului de solicitări, participarea la întâlniri profesionale organizate de organizații internaționale de profil de cunoaștere și stabilire de relații cu parteneri avocați specializați în IP din toate țările lumii, participarea la seminare și conferințe profesionale pe teme de actualitate, pregătirea și susținerea de traininguri specializate pentru echipele interne ale clientului, colaborarea cu parteneri furnizori de servicii profesionale de specialitate pentru monitorizarea electronică a bazelor de date de mărci din întreaga lume, contractarea serviciilor de furnizare a platformelor de cazuistică și jurisprudență în domeniile IP de interes, din întreaga lume”, nuanțează Gabriela Milcev.



Specificul practicii de IP face ca inovația să fie în prim-plan. Gabriela Milcev amintește în acest sens adaptarea activității firmei la facilitățile unui program informatic care îi ajută pe avocați să urmărească mai facil portofoliile clienților înregistrate în întreaga lume (denumire, durată, dată de expirare).

„Utilizarea software-ului de management al portofoliului de drepturi ne ajută să avem acces rapid, în mod centralizat, la o bază de date complexă, cu multi titulari și cu detalii care altfel erau separate pe fiecare client în parte, necesitând mai multe documente și mai mult timp pentru căutare. Economisim timp, ușurăm munca echipei și avem sentimentul de siguranță pe care îl dă o activitate organizată, sentiment pe care îl transmitem clientului. De asemenea, avocații seniori au intrat în echipe în care au trebuit să coordoneze activitatea derulată de colegii de echipă, de la demararea și până la finalizarea proiectului (stabilirea timingului, stabilirea și urmărirea strategiei, monitorizarea realizării pașilor stabiliți, verificare, revizuire, transmitere). Un alt aspect inovativ, care pe de altă parte este un aspect constant în practica noastră ca și demers principial, a fost reprezentat de participarea la o suită de cursuri de specializare, organizate atât la nivel național cât și la nivel european, în domeniile: mărci, desene și modele, brevete de invenție, drepturi de autor și baze de date, inteligență artificială”, a conchis avocatul intervievat de ^BizLawyer.